대법원 청사.(사진제공=대법원)
이미지 확대보기대법원은 이러한 원심판결에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다고 했다.
이 사건 특허발명은 '세라믹 용접 지지구'에 관한 것이다.
피고가 청구한 특허무효심판에서 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 특허권을 무효로 하는 특허심판원의 심결이 내려지자 원고가 심결취소를 구하는 소를 제기했다.
원고는 "이 사건 특허발명 중 ‘소성밀도 2.0g/㎤~2.4g/㎤, 흡수율 3% 미만인 구성(구성요소 4 및 5)’은 선행발명 1의 ‘기공율 20%~40%의 구성’ 및 선행발명 2 내지 5의 다른 구성들로부터 쉽게 도출될 수 없는 것임에도 불구하고, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하였으니 취소되어야 한다"고 주장했다.
특허심판원은 2017.11.23. ① 이 사건 정정청구는 적법한 것이므로 이를 인정하고, ② 정정된 이 사건 특허발명은 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 점을 이유로, 피고의 무효심판 청구를 인용하는 이 사건 심결을 했다.
원심(2017허8459)인 특허법원 제4부(재판장 윤성식 부장판사는 2018년 10월 5일 원고의 청구를 기각해 '이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다'는 특허심판원의 심결을 유지했다.
대법원은 이 사건 특허발명은 내화도와 소성밀도, 흡수율의 각 수치한정 및 그 조합을 구성요소로 하는 발명인데, 선행발명 1에는 흡수율과 비례관계에 있는 기공률에 관한 부정적인 교시를 담고 있고, 또 통상의 기술자가 선행발명 1에 이 사건 특허발명과 같은 낮은 흡수율을 채택하여 결과적으로 선행발명 1의 비교적 높은 범위의 기공률을 배제하는 것은 선행발명 1의 내화도와 기공률 간의 유기적 결합관계를 해치는 것이므로 선행발명 1에 기하여 진보성을 부정하기는 어렵다는 이유로, 진보성을 부정한 원심판결을 파기환송했다.
특허발명에 대한 진보성 판단을 함에 있어 구성요소의 유기적 결합관계와 선행발명의 부정적 교시 등을 신중히 고려하여 사후적 고찰을 하지 않도록 주의하여야 한다는 취지의 판결이다.
전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr